案件回顾

中国美国商会系1991年经中国商务部（原对外经贸部）批准成立并在中国民政部登记注册的外国商会。“AmCham”是中国美国商会英文名称“The American Chamber of Commerce”的简称。自设立以来，中国美国商会一直将“AmCham”作为其英文名称的简称及商标进行广泛使用和宣传。

美国俱乐部法定代表人曾于1996年至1997年任中国美国商会董事，其以美国俱乐部名义在第9类、第18类、第21等多个类别上共先后申请注册39件“AmCham”商标，其中29件商标注册申请进入诉讼程序。商标评审委员会（下称商评委）认为美国俱乐部申请注册20多件“AmCham”系列商标，恶意明显，其注册申请损害了中国美国商会商号权，构成《中华人民共和国商标法》（下称商标法）第三十二条所指损害他人在先商号权情形，据此裁定诉争商标“AmCham”不予核准注册。

在美国俱乐部提起的第一批六件“AmCham”异议复审行政纠纷案中，北京知识产权法院认为诉争商标指定商品或服务与中国美国商会不同，不会造成混淆误认，未损害中国美国商会商号权，判决撤销了商评委的裁定。北京知识产权法院未支持第四十四条第一款的主张。在二审程序中，北京市高级人民法院认为，美国俱乐部在明知中国美国商会在先使用“AmCham”这一标志的前提下，仍然在多个类别商品或服务上大量申请注册“AmCham”商标，其行为难谓正当，有违商标法诚实信用的基本原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，依据商标法第四十四条第一款关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的规定，美国俱乐部申请注册诉争商标的行为应当予以禁止，诉争商标的申请注册不应予以核准，据此判决撤销一审判决，驳回美国俱乐部的诉讼请求。在随后进行的23起系列诉讼中，北京知识产权法院以与北京市高级人民法院以相同的理由和法律依据直接判决驳回了美国俱乐部的诉讼请求。

案件评析

根据商标法第四十四条第一款规定，已经注册的商标，违反商标法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者以欺骗手段和其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商评委宣告该注册商标无效。商标法有关“以其他不正当手段取得注册”的规定旨在规制违反诚实信用和公序良俗原则，采用欺骗手段以外的其他不正当手段扰乱商标注册管理秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或谋取不正当利益的恶意抢注行为，对于制止申请人在非相同、类似商品或服务上申请注册与他人高知名度商标相同或近似商标的行为具有非常积极的意义。但该条款主要针对损害不特定民事权益的恶意抢注行为，对于只损害特定民事权益的情形则需排除适用。

如从条款的字面含义来看，商标法第四十四条第一款规定仅适用已经注册的商标，但根据当前的商标评审实践和司法实践，商评委和三级人民法院对于该条款的适用可贯穿商标审查、核准、异议、无效宣告等全部程序已基本达成共识，对该法条从文义解释到扩张解释的变化亦是对当前加大知识产权保护力度、遏制恶意抢注行为商标确权需求的积极回应。

笔者认为，在适用商标法第四十四条第一款“其他不正当手段取得注册”规定时，除在先商标的知名度、显著性、商标近似度等基本因素外，商评委和法院通常会综合考量以下几个因素：

第一，商标注册申请的数量。2016年12月商标局和商标评审委员会下发了《商标审查及审理标准》，在针对“以其他不正当手段取得注册”适用要件所列举的前3种情形中，均要求申请注册“多件”或“大量”商标。前两种具体情形中“多件”和第三种情形中的“大量”在数量上有所不同，但都没有绝对的定量标准，需要评审和司法机关在具体案件中结合其他因素来主观确定。申请注册商标的数量应该是评审机关和法院适用商标法第四十四条第一款的基本因素，如申请人仅申请注册一两件与他人较高知名度商标相同或近似的商标，一般情况下难以适用该条款。

第二，申请人的主观恶意。商标评审机关和法院在适用该条款时，会结合在先商标的知名度和显著性、申请人对他人在先高知名度商标是否或应当明知、注册后是否向他人索要高额转让费或许可费等因素，判断申请人申请注册行为是否违反诚实信用和公序良俗原则，其中系争商标申请人的恶意是适用商标法第四十四条第一款时最重要的考量因素之一。

第三，申请人真实的使用意图和申请注册商标的合理性。我国商标法第四条要求申请注册商标应为“生产经营活动”之需。但现实中，很多申请人申请注册商标并非真正为满足生产经营之需要，而是囤积大量商标或抢注他人高知名度商标，通过索要高额转让费或许可费、恶意在海关备案索取高额费用等手段达到谋取不正当利益之目的。近年来，与同一民事主体申请注册几千件商标或将名人姓名申请注册商标等相关的媒体报道层出不穷。申请人大量囤积商标和恶意抢注行为不仅占用了稀缺的商标资源，而且耗费了真正权利人大量财力以及宝贵的行政和司法资源。从商标法第四条的立法精神来看，民事主体申请注册商标，应当具有使用的真实意图，以满足自己的商标使用需求为目的，其申请注册商标的行为应具有合理性或正当性。因此，申请人申请注册商标的真实意图和申请注册商标的合理性和正当性亦是评审机关和法院是否适应“以不正当手段获得注册”的重要考量因素。

商标法第四十四条被视为制止恶意抢注的兜底条款，虽然理论界和实务界对于商标法第四十四条第一款的适用目前仍存在诸多争议，但不可否认的是，近年来商评委和司法机关在大量案件中适用或参照本条款，有效遏制了大量的恶意抢注行为。评审机关和法院从商标法第四十四条第一款规定的立法宗旨出发，综合考量在先商标和其他权利的知名度、显著性、商标近似性、申请商标注册数量、申请人主观恶意、申请人申请注册商标的真实意图和合理性等因素，判断系争商标申请人是否违反诚实信用和公序良俗原则。在商标实务中，如在先商标虽具有较高的知名度但难以达到驰名商标的程度，而系争商标与在先商标指定或核定的商品或服务不相同或不类似，难以适用商标法其他规定时，权利人可将商标法第四十四条第一款“以其他不正当取得注册”条款作为遏制恶意抢注的“最后一根稻草”。

作者：郑洪