2019年1月4日，美国专利商标局（USPTO）发布了关于《美国法典》第35编第101条中专利申请中客体适格性（subject matter eligibility）的新指南，以及将《美国法典》第35编第112条的规定应用于计算机实施的发明的指南。前者修改了关于专利审查员如何适用美国最高法院Alice / Mayo两步测试法第一步的指示；而后者则强调了涉及计算机实施的发明时对第112条的分析的各种问题。据悉，新指南于1月7日起生效。

      美国专利商标局解释了修订指南的必要性，表示许多利益相关方、评委、发明家和从业者都认为，需要采取措施提高测试应用的清晰度和一致性。

      美国法院于2012年作出Mayo v Prometheus案判决和2014年作出Alice v CLS Bank案判决之后，设计了Alice / Mayo测试法，该测试法规定了确定发明是否具有专利适格性的指导原则。在Alice案的判决中，法院反复强调其立场，即“自然法则、自然现象和抽象概念不具有可专利性”。Alice / Mayo测试法第一步要确定所涉及的权利要求是否“指向”一个专利不适格的概念。而此次美国专利商标局发布的新的《2019年修订版专利客体适格性指南》，则对如何适用Alice / Mayo第一步进行了两项主要修订。

      01 抽象概念类别

      在指南中，美国专利商标局规定了应被认为不适格的三类“抽象概念”——数学思想、组织人类活动的某些方法和心理过程，以解释抽象概念例外包括哪些特定类别。指南说，这些归类之外的权利要求“不应被视为是在引用抽象概念”。

      02 是否指向司法例外的两步测试

      修订后的指南规定了对权利要求是否“指向”司法例外进行两步测试。在第一步中，审查员将评估权利要求是否引用司法例外，如果是，则进入第二步。在第二步中，审查员将评估该权利要求是否引用了将司法例外纳入实际应用中的其他要素。如果一项权利要求既引用了司法例外，也未将该例外纳入实际应用，则该权利要求就是“指向”司法例外。在这种情况下则需要根据Alice / Mayo的第二步更进一步分析。

      换言之，针对抽象概念或“司法例外”的专利，如果被纳入实际应用中，仍然是适格的。如果专利权利要求“引用抽象概念、自然法则或自然现象”以改进计算机或其他技术设备的功能，则该专利权利要求仍可被视为专利适格。

      该指南指出，使用计算机或技术简单实施抽象概念的专利权利要求，并不满足对该概念进行实际应用的要求。

      另一份指导性文件强调了与《美国法典》第35编第112条的分析有关的各种问题，尤其是涉及计算机实现的发明。该指南描述了第112（f）条款下的功能性限定（means-plus-function）原则的正确适用，第112（b）条款下的明确性（definiteness），以及第112（a）条款下的书面描述（written description）和可据以实施性（enablement）。

      知识产权博客IPWatchdog创始人Gene Quinn在一篇文章中表示：“美国专利商标局正在有效地定义什么是抽象概念、什么不是，从而填补了最高法院和联邦巡回上诉法院有意留下的含混不清的空白。”

      Baker Hostetler律师事务所合伙人Michael Stein撰文认为，申请人及其代理人应阅读关于第101条的新指南，配合审查员确保权利要求正在被根据相关规则来进行专利适格性的审查，因为这将大大减少申请人的负担。此外，Stein还建议在撰写新的申请时，应着眼于新的“纳入实际应用”测试。

      Proskauer Rose LLP律师事务所三名律师在National Law Review上撰文表示，关于第101条的新指南标志着向前迈进了积极的一步，但同时指出，在审查期间，一些模糊性将不可避免地存在，例如，目前尚不清楚哪些应用将被视为“实际”，哪些附加限制将被视为“有意义”，等等。

      美国商务部负责知识产权的副部长兼美国专利商标局局长Andrei Iancu在一份声明中表示：“这一指南旨在协助美国专利商标局的审查员提高其审查工作的透明度、一致性和可预测性。”美国专利商标局表示，其将会为专利审查员和专利行政法官提供针对上述指南的培训以确保其能够得到充分的实施与利用。目前，美国专利商标局正在就指南所提及的问题向公众进一步征集意见。公众提交意见的截止日期为2019年3月8日。

点击查看关于《美国法典》第35编第101条的《2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance》：2018-28282.pdf

点击查看：关于《美国法典》第35编第112条的《Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance with 35 U.S.C. 112》：2018-28283.pdf

来源：知产力